Menentukan Merek Terkenal

Kemala Atmojo
Peminat Filsafat, Hukum, dan Seni

Dalam banyak sengketa merek dagang di pengadilan, salah satu pihak kerap mengajukan permintaan dalam petitumnya agar merek miliknya diakui sebagai “merek terkenal”. Dengan demikian, jika dikabulkan hakim, dia akan mendapat perlindungan khusus dan lebih luas. Salah satu contoh adalah sengketa antara Starbucks Corporation dan PT Sumatera Tobacco Trading Company.

Dalam sengketa di pengadilan Jakarta Pusat, Starbucks Corporation meminta agar merek miliknya diakui sebagai merek terkenal.
Tetapi, bagaimana cara menentukan sebuah merek layak diakui sebagai merek terkenal atau tidak? Sebelum lebih jauh, kita mengerti dulu apa itu merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Bunyi lengkapnya: ”Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.“

Secara common sense, merek terkenal adalah merek yang segera terhubung di benak konsumen dengan produk atau layanan tertentu, juga dengan sumber dari produk atau layanan tersebut. Merek terkenal memiliki reputasi tinggi. Bahkan sering calon konsumen dengan mengandalkan atau melihat simbolnya saja dapat segera mengidentifikasi sumber produk atau layanan yang berkualitas. Merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar) dan ikatan mitos (mythical context) kepada konsumen. Maka, dengan mudah kita bisa menyebut merek Herrmes, Apple, Coca-Cola, McDonalds, Nike, Samsung, Google, Honda, dan lain-lain, sebagai merek terkenal.

Lalu bagaimana secara hukum, khususnya hukum indonesia? Frasa “merek terkenal” muncul dalam UU MIG No. 20 Tahun 2016 Pasal 21 ayat (1) huruf (b) dan (c) dalam hal permohonan pendaftaran merek yang ditolak. Bunyi lengkapnya:
Permohonan (pendaftaran) ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.

Jadi, mestinya Anda tidak bisa mendaftarkan merek Honda, Yamaha, atau Google, misalnya, ke Direktorat Merek dan Indikiasi Geografis Kemenkumham. Kalau toh Anda mendaftarkan dengan kelas atau golongan yang berbeda dengan pendaftar sebelumnya, harusnya tetap ditolak. Namun, dalam kenyataan, tidak seideal itu. Beberapa merek ternyata tetap dicatat atau diterima pendaftaraannya meskipun sudah ada pemilik lain dengan golongan yang berbeda. Inilah, antara lain, yang sering memancing timbulnya sengketa di pengadilan.

Semoga saja janji Direktorat Jenderal Kekayaayn Intelektual (Ditjen KI) untuk melakukan evaluasi kinerja menyambut “Tahun Merek 2023” benar-benar dilakukan. Hal itu penting, antara lain agar tidak terjadi tumpang tindih merek; penolakan atau persetujuan pendaftaran merek yang tidak masuk akal. Jangan sampai sudah melakukan berbagai kegiatan yang menghabiskan biaya – bahkan sampai kie Batu Malang – tapi hasilnya tidak ada..

Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, dikatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.